Мадридская система международной регистрации тов. знаков предлагает владельцам брендов возможность применять и поддерживать защиту товарных знаков более чем в 90 странах посредством единой процедуры на одном языке и с одним набором сборов. Тем не менее, уровни защиты могут варьироваться, и процесс не лишен недостатков. Клэр Джонс из Novagraaf объясняет, как наилучшим образом использовать систему.

Для владельцев брендов, желающих зарегистрировать свои ценные права на товарные знаки в нескольких международных юрисдикциях, Мадридская система для международной регистрации знаков обеспечивает простой и экономически эффективный путь защиты. Система, управляемая Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) в Женеве, позволяет владельцам брендов назначать более 90 стран в рамках одной процедуры, используя один язык и оплачивая только один набор сборов.

По нашему опыту, некоторые клиенты могут получить экономию средств более чем на 40% по сравнению с национальными документами.
Как работает процесс приложения?

Заявка на международное право (IR) должна основываться на первоначальной национальной заявке в одной из стран-членов (например, в заявке на регистрацию или регистрации в Великобритании). Заявители могут подать заявку на подачу заявки на IR-заявку одновременно с их национальным заявлением или в любое другое время (но в течение шести месяцев, если они будут требовать приоритет).

Как и в случае с национальными приложениями, владельцы торговых марок должны указывать класс товаров и услуг, которые должны быть охвачены товарным знаком, но они также должны определять территории, представляющие интерес. Вся администрация и техническое обслуживание проходят централизованно ВО?С, но каждая страна указала результаты в виде товарного знака, который существует сам по себе, так же, как и национальная заявка на товарный знак.

Преимущества использования Мадридской системы

Для компаний, имеющих международное присутствие, Мадридская система предлагает ряд важных преимуществ; в частности:

• Упрощенный процесс подачи заявок, что также ведет к экономии затрат;
• Вся администрация упорядочена и централизована, зарегистрирована, обновлена и поддерживается;
• Все заявки и сообщения осуществляются на выбранном им языке (английском, французском или испанском);
• Нет необходимости назначать местных представителей в каждой назначенной стране;
• Никакие формальности документов, например, доверенности (хотя в некоторых юрисдикциях все еще требуются заявления об использовании);
• Географическая защита международной марки может быть расширена в любое время, поэтому новые обозначения могут быть добавлены, поскольку они становятся коммерческими интересами;
• Существует конечный фиксированный период экзамена: либо 12 месяцев, либо 18 месяцев. Если в офисе товарного знака не возражается возражение, приложение получит автоматическую защиту;
• Если никаких возражений со стороны национального ведомства по товарным знакам или оппозиции, поданных третьими лицами, нет необходимости назначать местного представителя в этой стране.
• Обозначение Европейского Союза в ?К может быть идеальным способом защиты марки в ЕС, особенно если возражение ожидается только от части ЕС. ?К-система позволяет преобразовать обозначение ЕС в национальные обозначения в странах, не затронутых возражением, и часто рассматривается как менее громоздкий механизм, чем преобразование заявки, поданной Европейской торговой маркой (ранее известной как CTM), в национальные заявки

Недостатки системы

Однако Мадридская система не без осложнений и уязвимостей, как с точки зрения процесса, так и защиты, обеспечиваемой вытекающими из этого правами. В частности:

1. Приложение IR должно основываться на регистрации ?дома?. Для клиентов в Великобритании это может быть либо приложение Великобритании, либо EUTM или регистрация. Важно отметить, что международная заявка зависит от этой домашней регистрации в течение пяти лет с даты регистрации IR. Соответственно, если домашняя подача будет отменена или отменена в течение этого периода зависимости, международная регистрация также будет автоматически отменена. Это называется ?центральной атакой?. Можно ?трансформировать? обозначения централизованной атаки IR на национальные заявки; однако это позволит устранить все затраты, связанные с использованием системы.
2. Поскольку система ВО?С не нарушает местные законы о товарных знаках, возражения могут быть подняты третьими сторонами в зависимости от страны. Это означает, что даже если знак принят в домашней юрисдикции, он не всегда следует, что он будет принят в каждой стране, указанной в приложении IR.
3. Крайние сроки для ответа на офисные действия могут быть очень короткими, и может быть сложной задача назначить агентов и подать своевременный ответ. Например, в Китае, как правило, срок составляет менее двух недель.
4. Время, затрачиваемое на обработку приложений, также может сильно варьироваться. В некоторых юрисдикциях регистрация занимает около одного-двух лет и часто быстрее, чем национальная заявка. Однако для таких обозначений, как США и ЕС, временные рамки значительно увеличиваются.
5. Существуют некоторые основные юрисдикции, не охваченные Системой. К ним относятся Бразилия, Канада, Таиланд и большая часть Ближнего Востока. (Список стран-членов как Соглашения, так и Протокола можно найти на веб-сайте ВО?С).
6. В некоторых странах, особенно на африканском континенте, национальные законы не обновлялись, чтобы признать международную систему регистрации, которая может привести к проблемам соблюдения.

Подходит ли Мадридская система вам?

Любая компания, которая работает в глобальном масштабе, скорее всего, будет следить за ключевыми заморскими территориями, такими как Китай, ?ндия, Япония и США. ?К-система может играть ключевую роль в этом отношении, поскольку она позволяет компаниям экономически эффективно регистрировать права на товарные знаки в странах, подписавших Мадридский протокол. Однако, если они хотят обеспечить защиту, которая им нужна в указанных странах, владельцам торговых марок рекомендуется рассмотреть следующее до начала процесса подачи заявки:

1. Сколько стран будет назначено? Сколько или немногих, сколько пожелаете. В зависимости от требуемых стран, может быть, дешевле или проще подать национальные заявки, особенно если компания заинтересована только в одном или двух обозначениях. Кроме того, для некоторых обозначений требования Протокола фактически будут более строгими, чем требования национальных требований.
2. Будет ли торговая марка использоваться одинаково в каждой стране? ?К нельзя изменить, чтобы отражать различия в использовании / презентации в каждом обозначении, но в определенной степени можно ограничить товары / услуги отдельной страной. Например, чтобы избежать известного возражения.
3. Какие страны будут назначены? К сожалению, в некоторых юрисдикциях (прежде всего в ?ндии) право, приобретенное ?К, более уязвимо, чем право, приобретенное посредством национальной регистрации. По этой причине лучше не принимать единообразную стратегию регистрации; вместо этого компаниям необходимо взвесить затраты и эффективность Мадридской системы с необходимостью получить широкую защиту на критических рынках.

Кроме того, на некоторых ключевых территориях существует ряд аномалий; самое главное:

США

В дополнение к дате обновления товарного знака ВО?С США также имеют 6-летний срок подачи заявления об использовании и 10-летний срок продления и использования. Они не всегда становятся ясными при регистрации, поэтому важно работать с адвокатом IP, который может напомнить вам о таких ключевых сроках.

Международные заявки не могут быть зарегистрированы в Дополнительном регистре.

Классы, применяемые в рамках Мадридской системы, не могут быть изменены, даже если правильный класс уже включен в приложение.

Китай

Офис товарных знаков Китая делит каждый назначенный класс на необычную систему подклассов. Товарный знак в данном подклассе будет охватывать все элементы этого подкласса, но не эффективен для элементов в других подклассах, даже если они попадают в один класс в приложении IR (который использует систему Nice Classification).
?Розничные услуги? в классе 35 запрещены.

Несмотря на то, что назначение будет предоставлено после того, как процесс экспертизы будет завершен, заявители не получат регистрационный сертификат. Это может вызвать проблемы, если владельцы брендов нуждаются в судебных разбирательствах в Китае, поскольку они должны будут подать заявку на получение дополнительного сертификата, который требует дополнительных сборов и может занять до шести месяцев.

Япония (также Куба и Гана)

Япония применяет плату за назначение в двух частях, причем вторая часть становится подлежащей оплате после того, как приложение будет признано приемлемым для защиты. Неспособность заплатить вторую сторону в течение установленного периода приведет к отмене назначения.

Сингапур

Каждому классу в рамках Мадридской заявки будет выделен отдельный местный номер.

?ндия / Филиппины

Может быть добавлен только в существующий IR, если IR был подан после того, как страны присоединились к IR (Мадридской) системе.

Максимальное использование системы

Несмотря на эти проблемы и несоответствия в регистрации, IR-процесс является важной, эффективной и высоко оцененной системой для получения прав на товарные знаки в нескольких международных юрисдикциях.

В рамках надежной стратегии регистрации товарных знаков он позволяет владельцам брендов получать экономию на определенных территориях, даже если они могут также нуждаться в защите в некоторых сложных юрисдикциях с национальными регистрациями.